文/集佳知識產權代理有限公司　羅滿

在專利領域，禁止反悔原則是為從業者所熟知的一項基本原則，其實為民法誠實守信原則的具體體現。

在美國，禁止反悔原則的適用要求專利權人對權利要求的限縮必須是以書面方式進行的，并記錄在官方的專利審查檔案中。因此禁止反悔原則在美國又稱審查檔案禁反言(file wrapper estoppel)。此外，源于美國最高法院對禁止反悔原則作出解釋的著名判例Festo Corporation v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki，該原則又被稱為Festo estoppel。

關于該原則，我國直至2010年才將其納入法律規定，2010年1月實行的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第6條規定：

專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。

即，最高院明確了在侵權訴訟程序中，專利權人受到禁止反悔原則的限制，但并無具體規定該原則在審查授權以及無效確權階段的適用。而目前的實踐操作中，禁止反悔原則實際上也體現在審查授權以及無效確權階段。

在審查授權階段，當申請人在一次審查意見中對權利要求書做了修改且被接受后，在后續的審查意見答復過程中，審查員通常不允許申請人反悔之前的修改，當然，實踐中也存在同意反悔修改的情況，這大體是由于禁止反悔在授權階段僅僅是原則性適用，并無統一的規定，而審查隊伍也參差不齊，導致審查標準并不一致。

在無效確權階段，當專利權人在審查授權階段做了限制性解釋、明確性解釋等，而審查員基于該修改或解釋授予專利權時，則不允許專利權人在無效確權階段，又對相關內容作出相反或是相矛盾的其他解釋。然而，在無效確權階段，該種原則的適用標準同樣難以保持一致。

在尹佐國訴專利復審委員會及臺達電子工業股份有限公司一案中，專利權人在審查授權階段將權利要求書中的“耦合”解釋為可以通過一體成型的方式形成，而在專利無效口審過程中，則將“耦合”解釋為至少由兩個元件組裝形成。由于無效程序中請求人提供的證據并未公開第一框架耦合于風扇外框的特征，故維持專利權有效。一審法院認為，當事人在意見陳述或口頭審理過程中出現相互矛盾的情形時，應當以最后一次陳述為準。

二審法院則認為，一審法院未區分意見陳述和口頭審理為兩個獨立的程序，以最后一次陳述為準應當適用于同一個程序，對于兩個獨立的程序，在前一程序作出解釋后，后一程序應當與前一程序保持一致，適用禁止反悔原則。①

顯然，在該案的無效確權程序和行政訴訟程序中，復審委和一審法院均未適用禁止反悔原則，二審法院則明確了禁止反悔原則的適用。

從以上內容可看出，禁止反悔原則應當適用于無效確權程序，即無效階段，專利權人對專利的解釋應當與授權階段保持一致。其合理性如下：

第一、平衡公眾和專利權人的利益

審查授權程序為國家知識產權局對申請人所遞交申請文件進行審查的一項行政性程序，一旦授權，該申請文件權利要求書限定的技術方案將形成合法壟斷，自授權之日起，公眾在未得到許可的情況下，將無法實施此類技術方案。假設，申請人在授權階段將存在歧義的技術方案A（可理解為A1或A2）解釋為A1，并最終得以授權。在無效確權程序又解釋為A2，則適用和不適用禁止反悔原則：

a、適用

專利權人仍享有A1的排他權，與授權后的狀態一致，公眾基于國家行政部門授權公告，實施了A2（公眾有權查閱審查過程中的來往文件，以理解專利的實際方案），無論無效程序的結果如何，該種行為將不受任何影響；

b、不適用

專利權人將享有A2的排他權，與授權后狀態不一致，公眾基于國家行政部門授權公告，實施例A2，無效程序維持專利權有效并生效后，公眾實施A2的行為將為侵權行為。

顯然，上述案件中復審委和一審法院的觀點將無效確權程序作為最后一次陳述而予以采納，將導致專利權保護范圍處于不確定狀態，公眾無法有效預期自身的行為究竟是否侵權，導致公眾與專利權人之間的利益失衡。

第二、行政確權與司法維權的一致性

無效確權程序，顧名思義，為確定專利權人能否享用專利權的程序，一旦，無效程序確定專利權人應當繼續享有專利權，則應當保證專利權人能夠以此專利進行維權。

同樣，以上述假設為例，若無效確權程序中未適用禁止反悔原則，專利權也得以維持，則其專利保護范圍為A2。但在司法程序中，最高院司法解釋已經明確規定審查授權程序中放棄的技術方案A2不應當被納入保護范圍，這將導致無效確權程序所確定的專利權實際上并不能在司法實踐中得以保護，為“空頭”權利。

上述論證了禁止反悔原則在無效確權程序中的應用合理性，即在無效確權程序，禁止專利權人反悔審查授權程序中的意見陳述或是修改。那么，在審查授權程序和無效確權程序中，禁止反悔原則是否適用，即禁止反悔原則是否適用于同一程序，筆者傾向于不適用。

第一、在單獨的程序中，權利并未得以固定，無論專利權人作何解釋，均不會損害公眾的信賴利益，這并不違反誠實守信的基本原則。這使得禁止反悔原則的適用失去了最基本的原則支持。

第二、無論是審查授權還是無效確權過程中，專利權人對于審查意見所指出的問題或是請求方所論述的證據理由，均有可能存在理解偏差，應當給予專利權人合理的改正機會。實際上，基于此原因，審查過程中，通常會發出兩次以上的審查意見；而無效確權程序中，則會接受無效答辯意見，并舉行口審以進行必要的溝通。

第三、在同一程序中不適用禁止反悔原則也并不會導致程序振蕩，影響行政效率。

在審查授權程序中，申請人的修改或是解釋通常只能針對審查意見所指出的問題進行，即使申請人反悔修改，審查員也可以利用之前檢索到的對比文件重新評述，或是指出其他形式、實質問題，該類問題也是原本即應該被指出的。

在無效確權程序中，專利權人的修改被限定于刪除和合并，對于合并式修改還給予請求人補充證據理由的機會，合議組最終會根據所有的意見陳述以及口審審理進行決斷，即使專利權人在無效程序中反悔修改和解釋，也并不會影響合議組的審查效率。

可以理解，在其他的民事和刑事程序中，也通常會出現前后表述不一致的情況，但處理的基本原則也是以最后一次陳述為準，當然，無論是哪一種程序，最后一次陳述最終能否與相關證據印證而被采納，則與本文所探討的問題并不相關。

基于上述闡述，筆者認為，禁止反悔原則基于其誠實守信的原則體現，應當適用于無效確權程序和司法程序（司法解釋已予以規定），而對于單個程序過程中，則不應當適用，以合理且合法地保證申請人或專利權人的正當利益。

注：

①《北京市高級人民法院知識產權疑難案例要覽》（第一輯），003-006頁。