注冊商標使用過程中顯著性變化引發的無效宣告或撤銷問題芻議
2013-10-29文/集佳知識產權代理有限公司 陳飛
2013年8月30日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第四次會議通過修改《中華人民共和國商標法》的決定，該決定自2014年5月1日起施行。現行商標法于1982年制定，此后于1993年和2001年進行了兩次修改①。本次決定的通過屬于現行《商標法》第三次修改，主要是為了厘清和完善商標法律制度和商標實踐活動中出現的各種問題，以符合和適應現實的需要以及跟上世界的步伐。《商標法》第三次修改相較以前有了大幅度的變動和調整，其中不乏亮點和進步，具體的變動可以參見全國人大網站公布的信息②。本次修法引發了商標理論界、商標行業從業人員、市場主體等新一輪的學習、探討和總結，紛紛針對本次修改決定發表意見或撰寫文章，期待能夠為新法的正式實施建言獻策。作為一名行業從業人員，筆者也在不斷學習和總結，其中筆者較為關注和重點學習的有黃暉博士發表的《商標法2013年第三次修改導讀》③、張偉君博士發表的《新《商標法》學習》④和商標局王寧發表的《淺談商標顯著性的退化》⑤等文章。
關于商標顯著性問題的研究歷來是理論界的熱門話題。有關商標顯著性在現行《商標法》第三次修改的法條表述為：
第十一條 下列標志不得作為商標注冊：
（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；
（二）僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的；
（三）其他缺乏顯著特征的。
前款所列標志經過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。
第四十四條 已經注冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局宣告該注冊商標無效；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。
第四十九條 商標注冊人在使用注冊商標的過程中，自行改變注冊商標、注冊人名義、地址或者其他注冊事項的，由地方工商行政管理部門責令限期改正；期滿不改正的，由商標局撤銷其注冊商標。
注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。商標局應當自收到申請之日起九個月內做出決定。有特殊情況需要延長的，經國務院工商行政管理部門批準，可以延長三個月。
自創設之日起，商標的顯著性并非亙古不變，而是隨著時間的流逝以及商標的不斷使用處于動態變化過程中。從商標法第十一條可以看出，商標顯著性有一個度的問題。缺乏顯著性的標志不得作為商標注冊，原因是標志顯著性的“量”未達到一定程度，不符合商標注冊的條件；經過使用取得顯著特征并便于識別的標志可以作為商標注冊，這可以看作是標志使用過程中其顯著性的“量”已經達到或超過一定程度，符合商標注冊的條件，引發量變到質變的過程。商標顯著性發生變化的關鍵在于商標使用，缺乏顯著性的標志通過使用符合條件便可以作為商標注冊，同理，具有顯著性的商標在其使用過程可能因各種原因導致商標顯著性退化、弱化、淡化等問題甚至淪落為缺乏顯著性的標志。
商標不會因為最初具有顯著性獲得注冊就可以在顯著性方面享有永久的豁免權⑤。商標法第四十九條對商標使用過程中顯著性退化導致的不利后果規定表述為“注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。”該條文中僅規定“注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱”的情形，并未規定“注冊商標成為其核定使用商品的通用圖形、型號；直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點；其他缺乏顯著特征”等商標法第十一條規定商標顯著性的其他情形。
一些人認為商標法第四十四條對其他未列情形進行了規定，即“已經注冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局宣告該注冊商標無效；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。”。根據商標法釋義以及筆者個人理解，本條的規定主要是為了糾正商標審查人員在審查工作的失誤等人為因素導致商標注冊不當，以維護市場經濟秩序⑥。此條規定僅適用于商標申請審查期間缺乏顯著性的情況，并不適用于具有顯著性的注冊商標在使用過程中導致的顯著性退化或消失的情形。
以上觀點也能夠從新法關于商標無效宣告制度和商標撤銷制度的區分得到論證。本次修法參考借鑒了商標制度發達國家和地區對于商標無效（declaration of invalidity）和商標撤銷（application for revocation）制度的表述，嚴格區分兩種制度的適用情況，尤其是在程序發起主體、發起程序和決定效力做了詳細說明。新法有關兩種制度的決定效力規定如下：
第四十七條 依照本法第四十四條、第四十五條的規定宣告無效的注冊商標，由商標局予以公告，該注冊商標專用權視為自始即不存在。
第五十五條 法定期限屆滿，當事人對商標局做出的撤銷注冊商標的決定不申請復審或者對商標評審委員會做出的復審決定不向人民法院起訴的，撤銷注冊商標的決定、復審決定生效。
被撤銷的注冊商標，由商標局予以公告，該注冊商標專用權自公告之日起終止。
如果基于新法第四十四條針對原先具有顯著性的注冊商標因使用造成顯著性退化或消失提出無效宣告，如若無效宣告成立，則注冊商標專用權視為自始即不存在，這種結果明顯不符合立法宗旨，將對注冊商標權人造成嚴重傷害，不僅將導致新法第四十七條第2款和第3款規定的不利后果，也不符合社會主義法治建設的內在要求。如果基于新法第四十九條提出撤銷申請，對于其他未規定情形又沒有法律依據。有人提出相同問題并據此認為這是本次商標法修改的一處瑕疵，有人建議對第四十九條中的“通用名稱”做擴大解釋⑦。
在新法正式施行前應當由商標主管機構對該問題做出合理解釋和安排，避免法律正式施行后產生困惑和“法律真空”問題。在此我們可以看看歐盟對該問題的解決方法。《歐洲共同體商標條例》第2章節“商標撤銷理由”[Grounds for revocation] 第51條(c) 款規定如下：
(c) if, in consequence of the use made of it by the proprietor of the trade mark or with his consent in respect of the goods or services for which it is registered, the trade mark is liable to mislead the public, particularly as to the nature, quality or geographical origin of those goods or services⑧.
中文翻譯為“如果由于商標所有人或在他的同意下在注冊的商品或服務上使用商標，該商標可能使公眾對于商品或服務的性質、質量或產地產生誤導的”⑨。
歐共體《商標實踐指南》[Manual of Trade Mark Practice]將商標可撤銷的理由簡單歸納為（1）不使用 [Non-use]；（2）成為通用名稱 [CTM becoming a generic term]；（3）產生誤導 [CTM becoming misleading]三種情形⑩。
由此可見，歐共體將商標使用不當造成商標顯著性退化或消失的其他情形按照“產生誤導”的理由可以提出撤銷。但請注意，該使用的主體必須是商標權人或者經其許可的其他使用人，而非第三方的使用。有人主張應當將第三方無意或有意的行為導致的商標顯著性退化也應當可以納入撤銷的范圍⑤。
筆者認為我國新法關于上述情況目前規定主要有兩條：即第十條第（七）款“帶有欺騙性，容易使公眾對商品的質量等特點或者產地產生誤認的標志不得作為商標使用”和第十一條的規定。可見我國在針對此類標志做出規定時作為“禁用”條款或“禁注”條款，屬于可宣告無效的理由，將可能導致商標專用權自始無效。尚未考慮此類標志在注冊時符合法律要求，而經過一定階段的使用時導致誤認或顯著性退化或消失情形的處理情況。因此在此呼吁商標主管機構在商標實施條例或者商標法釋義中做出相應的規定。
參考文獻和資料：
① 中國人大網 http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/lfdt/2013-08/30/content_1805042.htm
② 中國人大網 http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2013-08/31/content_1805119.htm
③ 中國知識產權 http://www.chinaipmagazine.com/news-show.asp?id=9596
④ 新浪博客 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4da63f410101f0jn.html
⑤ 工商總局 http://www.saic.gov.cn/gsld/llyj/xxb/201009/t20100916_98236.html
⑥ 中國人大網 http://www.npc.gov.cn/npc/flsyywd/minshang/2003-09/12/content_321148.htm
⑦ 新浪博客 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4da63f410101exgx.html
⑧ OHIM http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/regulations.en.do
⑨ 國家知識產權局 http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/sb/gjty/200804/t20080403_369305.html
⑩ OHIM http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.en.do
2013年8月30日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第四次會議通過修改《中華人民共和國商標法》的決定，該決定自2014年5月1日起施行。現行商標法于1982年制定，此后于1993年和2001年進行了兩次修改①。本次決定的通過屬于現行《商標法》第三次修改，主要是為了厘清和完善商標法律制度和商標實踐活動中出現的各種問題，以符合和適應現實的需要以及跟上世界的步伐。《商標法》第三次修改相較以前有了大幅度的變動和調整，其中不乏亮點和進步，具體的變動可以參見全國人大網站公布的信息②。本次修法引發了商標理論界、商標行業從業人員、市場主體等新一輪的學習、探討和總結，紛紛針對本次修改決定發表意見或撰寫文章，期待能夠為新法的正式實施建言獻策。作為一名行業從業人員，筆者也在不斷學習和總結，其中筆者較為關注和重點學習的有黃暉博士發表的《商標法2013年第三次修改導讀》③、張偉君博士發表的《新《商標法》學習》④和商標局王寧發表的《淺談商標顯著性的退化》⑤等文章。
關于商標顯著性問題的研究歷來是理論界的熱門話題。有關商標顯著性在現行《商標法》第三次修改的法條表述為：
第十一條 下列標志不得作為商標注冊：
（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；
（二）僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的；
（三）其他缺乏顯著特征的。
前款所列標志經過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。
第四十四條 已經注冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局宣告該注冊商標無效；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。
第四十九條 商標注冊人在使用注冊商標的過程中，自行改變注冊商標、注冊人名義、地址或者其他注冊事項的，由地方工商行政管理部門責令限期改正；期滿不改正的，由商標局撤銷其注冊商標。
注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。商標局應當自收到申請之日起九個月內做出決定。有特殊情況需要延長的，經國務院工商行政管理部門批準，可以延長三個月。
自創設之日起，商標的顯著性并非亙古不變，而是隨著時間的流逝以及商標的不斷使用處于動態變化過程中。從商標法第十一條可以看出，商標顯著性有一個度的問題。缺乏顯著性的標志不得作為商標注冊，原因是標志顯著性的“量”未達到一定程度，不符合商標注冊的條件；經過使用取得顯著特征并便于識別的標志可以作為商標注冊，這可以看作是標志使用過程中其顯著性的“量”已經達到或超過一定程度，符合商標注冊的條件，引發量變到質變的過程。商標顯著性發生變化的關鍵在于商標使用，缺乏顯著性的標志通過使用符合條件便可以作為商標注冊，同理，具有顯著性的商標在其使用過程可能因各種原因導致商標顯著性退化、弱化、淡化等問題甚至淪落為缺乏顯著性的標志。
商標不會因為最初具有顯著性獲得注冊就可以在顯著性方面享有永久的豁免權⑤。商標法第四十九條對商標使用過程中顯著性退化導致的不利后果規定表述為“注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。”該條文中僅規定“注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱”的情形，并未規定“注冊商標成為其核定使用商品的通用圖形、型號；直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點；其他缺乏顯著特征”等商標法第十一條規定商標顯著性的其他情形。
一些人認為商標法第四十四條對其他未列情形進行了規定，即“已經注冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局宣告該注冊商標無效；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。”。根據商標法釋義以及筆者個人理解，本條的規定主要是為了糾正商標審查人員在審查工作的失誤等人為因素導致商標注冊不當，以維護市場經濟秩序⑥。此條規定僅適用于商標申請審查期間缺乏顯著性的情況，并不適用于具有顯著性的注冊商標在使用過程中導致的顯著性退化或消失的情形。
以上觀點也能夠從新法關于商標無效宣告制度和商標撤銷制度的區分得到論證。本次修法參考借鑒了商標制度發達國家和地區對于商標無效（declaration of invalidity）和商標撤銷（application for revocation）制度的表述，嚴格區分兩種制度的適用情況，尤其是在程序發起主體、發起程序和決定效力做了詳細說明。新法有關兩種制度的決定效力規定如下：
第四十七條 依照本法第四十四條、第四十五條的規定宣告無效的注冊商標，由商標局予以公告，該注冊商標專用權視為自始即不存在。
第五十五條 法定期限屆滿，當事人對商標局做出的撤銷注冊商標的決定不申請復審或者對商標評審委員會做出的復審決定不向人民法院起訴的，撤銷注冊商標的決定、復審決定生效。
被撤銷的注冊商標，由商標局予以公告，該注冊商標專用權自公告之日起終止。
如果基于新法第四十四條針對原先具有顯著性的注冊商標因使用造成顯著性退化或消失提出無效宣告，如若無效宣告成立，則注冊商標專用權視為自始即不存在，這種結果明顯不符合立法宗旨，將對注冊商標權人造成嚴重傷害，不僅將導致新法第四十七條第2款和第3款規定的不利后果，也不符合社會主義法治建設的內在要求。如果基于新法第四十九條提出撤銷申請，對于其他未規定情形又沒有法律依據。有人提出相同問題并據此認為這是本次商標法修改的一處瑕疵，有人建議對第四十九條中的“通用名稱”做擴大解釋⑦。
在新法正式施行前應當由商標主管機構對該問題做出合理解釋和安排，避免法律正式施行后產生困惑和“法律真空”問題。在此我們可以看看歐盟對該問題的解決方法。《歐洲共同體商標條例》第2章節“商標撤銷理由”[Grounds for revocation] 第51條(c) 款規定如下：
(c) if, in consequence of the use made of it by the proprietor of the trade mark or with his consent in respect of the goods or services for which it is registered, the trade mark is liable to mislead the public, particularly as to the nature, quality or geographical origin of those goods or services⑧.
中文翻譯為“如果由于商標所有人或在他的同意下在注冊的商品或服務上使用商標，該商標可能使公眾對于商品或服務的性質、質量或產地產生誤導的”⑨。
歐共體《商標實踐指南》[Manual of Trade Mark Practice]將商標可撤銷的理由簡單歸納為（1）不使用 [Non-use]；（2）成為通用名稱 [CTM becoming a generic term]；（3）產生誤導 [CTM becoming misleading]三種情形⑩。
由此可見，歐共體將商標使用不當造成商標顯著性退化或消失的其他情形按照“產生誤導”的理由可以提出撤銷。但請注意，該使用的主體必須是商標權人或者經其許可的其他使用人，而非第三方的使用。有人主張應當將第三方無意或有意的行為導致的商標顯著性退化也應當可以納入撤銷的范圍⑤。
筆者認為我國新法關于上述情況目前規定主要有兩條：即第十條第（七）款“帶有欺騙性，容易使公眾對商品的質量等特點或者產地產生誤認的標志不得作為商標使用”和第十一條的規定。可見我國在針對此類標志做出規定時作為“禁用”條款或“禁注”條款，屬于可宣告無效的理由，將可能導致商標專用權自始無效。尚未考慮此類標志在注冊時符合法律要求，而經過一定階段的使用時導致誤認或顯著性退化或消失情形的處理情況。因此在此呼吁商標主管機構在商標實施條例或者商標法釋義中做出相應的規定。
參考文獻和資料：
① 中國人大網 http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/lfdt/2013-08/30/content_1805042.htm
② 中國人大網 http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2013-08/31/content_1805119.htm
③ 中國知識產權 http://www.chinaipmagazine.com/news-show.asp?id=9596
④ 新浪博客 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4da63f410101f0jn.html
⑤ 工商總局 http://www.saic.gov.cn/gsld/llyj/xxb/201009/t20100916_98236.html
⑥ 中國人大網 http://www.npc.gov.cn/npc/flsyywd/minshang/2003-09/12/content_321148.htm
⑦ 新浪博客 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4da63f410101exgx.html
⑧ OHIM http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/regulations.en.do
⑨ 國家知識產權局 http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/sb/gjty/200804/t20080403_369305.html
⑩ OHIM http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.en.do
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