專利權(quán)利要求的撰寫與專利權(quán)保護范圍

2004-12-13

專利權(quán)利要求的撰寫與專利權(quán)保護范圍
文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司專利代理人李文紅

中國專利法第56條第一款規(guī)定：“發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求。”也就是說，權(quán)利要求書的主要功能就在于通過文字等方式載明申請人要求的保護范圍；而一旦專利申請被授權(quán)后，權(quán)利要求書就成為表明國家授予專利權(quán)人的保護范圍的載體。
因此，權(quán)利要求書的撰寫質(zhì)量對一項專利權(quán)的取得、保護的影響表現(xiàn)在各個方面，對一項專利權(quán)能否形成、專利權(quán)人能否獲得有效的最大化的法律保護，起著關(guān)鍵性的作用。

但是，在實際的專利申請過程中，經(jīng)常會由于種種原因造成權(quán)利要求的缺陷，為專利權(quán)人帶來不少遺憾。

一個可能的原因是，不少申請人乃至代理人將撰寫申請文件看成單純的文字工作，誤以為其與普通的技術(shù)性文件撰寫的區(qū)別僅在于要符合專利方面的具體規(guī)范，使得國內(nèi)不少專利申請文件的權(quán)利要求書只是在形式上符合《專利法》要求的最起碼的格式，而難以發(fā)揮其在確認保護范圍方面應(yīng)有的作用。

筆者在多年的工作實踐中注意到，權(quán)利要求書的撰寫實質(zhì)上是技術(shù)創(chuàng)新成果到法律性技術(shù)方案的升華和飛躍，只有具有相關(guān)的專業(yè)知識，而且對《專利法》的理解有一定的深度，并且有較多實踐經(jīng)驗的代理人才能認真而恰當?shù)赝瓿蛇@個轉(zhuǎn)化過程，合理地規(guī)劃專利保護的范圍。如果進一步要求代理人幫助發(fā)明人完善發(fā)明甚至做出再發(fā)明，充當“第二發(fā)明人”，則代理人不但需要較高的水平，還需要付出大量的時間和精力，就是完成一般的專利，僅從時間上來說至少需要一周左右。

筆者將通過平時看到的幾個具體的實例來談?wù)剻?quán)利要求的撰寫對專利權(quán)保護范圍的影響，以期引起大家對權(quán)利要求撰寫的重視和探討。

實例一手機號碼與即時通信號碼捆綁及手機狀態(tài)顯示

申請?zhí)枮?1127847的專利申請文件中只有1個獨立權(quán)利要求，沒有從屬權(quán)利要求。獨立權(quán)利要求如下所述：

1．一種完成手機號碼與即時通信號碼捆綁和手機狀態(tài)顯示的方法，其特征在于它包括以下步驟：

a、建立數(shù)據(jù)庫與服務(wù)器間的處理關(guān)系：
第一步、建立即時通信ID號碼管理數(shù)據(jù)庫并為即時通信服務(wù)器機群提供數(shù)據(jù)；
第二步、建立在線手機數(shù)據(jù)庫、手機即時通信號碼對照關(guān)系數(shù)據(jù)庫并向手機即時通信互通服務(wù)器機群提供數(shù)據(jù)：
第三步、手機即時通信互通服務(wù)器機群分別連接即時通信服務(wù)器機群、移動網(wǎng)關(guān)服務(wù)器；

b、完成手機號碼與即時通信ID號碼捆綁的具體步驟：
第一步、注冊：手機發(fā)送注冊指令，指令含有手機號碼；
第二步、移動網(wǎng)絡(luò)短消息處理中心將指令消息發(fā)送給移動網(wǎng)接口網(wǎng)關(guān)；
第三步、移動網(wǎng)接口網(wǎng)關(guān)服務(wù)器取出并發(fā)送信息中的手機號碼和輸入的內(nèi)容：
第四步、手機即時通信互通服務(wù)器根據(jù)手機號碼進行判斷用戶是否已捆綁注冊；
第五步、已注冊，直接進入第七步，若無注冊，手機即時通信互通服務(wù)器向即時通信服務(wù)器申請一個即時通信ID號：
第六步、手機即時通信互通服務(wù)器將分配的即時通信ID號與手機號碼捆綁，在手機即時通信對照關(guān)系數(shù)據(jù)庫中添加捆綁記錄；
第七步、完成手機號碼與即時通信ID號碼的捆綁；

c、手機狀態(tài)顯示具體步驟：
第一步、移動網(wǎng)接口網(wǎng)關(guān)將查詢手機狀態(tài)短信息發(fā)送到手機即時通信互通服務(wù)器；
第二步、手機即時通信互通服務(wù)器解析出待查狀態(tài)手機對應(yīng)的即時通信ID號并判斷ID號是否對應(yīng)手機；
第三步、若對應(yīng)，在手機即時通信對照關(guān)系數(shù)據(jù)庫查出即時通信ID號對應(yīng)的具體待查狀態(tài)手機號碼，如果不對應(yīng)進入第五步；
第四步、查詢在線手機數(shù)據(jù)庫，判斷該手機用戶是否在線，若在線，向移動網(wǎng)接口網(wǎng)關(guān)發(fā)送手機在線提示信息，進入第九步，如果不在線進入第七步；
第五步、向即時通信服務(wù)器請求查詢該即時通信ID號是否在線：
第六步、向移動網(wǎng)接口網(wǎng)關(guān)返回所查用戶即時通信ID號的互聯(lián)網(wǎng)在線信息；進入第九步
第七步、向移動網(wǎng)接口網(wǎng)關(guān)發(fā)送手機離線提示信息；
第八步、移動網(wǎng)接口網(wǎng)關(guān)向查詢手機發(fā)送所查即時通信ID號對應(yīng)手機離線消息；
第九步、手機顯示屏顯示狀態(tài)。

該權(quán)利要求的撰寫的一個缺陷在于：沒有對發(fā)明人提供的實施例進行必要的提煉和抽象，在獨立權(quán)利要求中記載了過多的非必要技術(shù)特征（或稱附加技術(shù)特征），導致獨立權(quán)利要求記載的技術(shù)特征過多，從而縮小專利權(quán)的保護范圍。
北京市高院《專利侵權(quán)判定若干問題的意見》第27條規(guī)定了全面覆蓋原則，即如果被控侵權(quán)物的技術(shù)特征包含了專利權(quán)利要求中記載的全部必要技術(shù)特征，則落入專利權(quán)的保護范圍。因此，競爭對手在研究該專利后，很容易進行回避設(shè)計，如省掉其中幾個技術(shù)特征或者對若干技術(shù)特征進行替換，從而繞過該權(quán)利要求限定的專利權(quán)的保護范圍；在發(fā)生專利侵權(quán)糾紛時，專利權(quán)人也很難根據(jù)全面覆蓋原則來判定侵權(quán)成立。

實際上，有些代理人并不能準確區(qū)別構(gòu)成發(fā)明的必要技術(shù)特征和附加技術(shù)特征。這是撰寫專利的難點，代理人也好，發(fā)明人也好，如果不能準確地區(qū)別構(gòu)成發(fā)明的必要技術(shù)特征和附加技術(shù)特征，是寫不好專利申請文件的。一個有重大缺陷的專利會給權(quán)利人帶來很多遺憾。

為準確地把握必要技術(shù)特征，不妨回顧一下專利法實施細則第21條的規(guī)定：獨立權(quán)利要求應(yīng)當從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。也就是說，必要技術(shù)特征的集合就是應(yīng)當能夠解決這些技術(shù)問題的技術(shù)方案，要求清楚、完整。發(fā)明解決的技術(shù)問題與必要技術(shù)特征是一一對應(yīng)的，發(fā)明內(nèi)容中提到的某一技術(shù)問題，技術(shù)方案中一定要有相應(yīng)的必要技術(shù)特征來解決該技術(shù)問題。否則，要么該申請的發(fā)明達不到預(yù)期的目的，要么如上述實例，將一些瑣碎的細節(jié)作為必要技術(shù)特征寫入獨立權(quán)利要求中，結(jié)果縮小了該申請的保護范圍。

還要注意，權(quán)利要求記載的應(yīng)該是從具體實施例中抽象出來的技術(shù)方案，而不應(yīng)該與說明書的具體實施方式毫無區(qū)別，當然，這個抽象的過程也是最能檢驗代理人水平的，要求代理人能夠從瑣碎的技術(shù)細節(jié)中把握發(fā)明的本質(zhì)所在，提煉出發(fā)明的技術(shù)特征，所謂技術(shù)特征可以理解為具有相對獨立功能的技術(shù)要素概念或其集合，所述功能服務(wù)于該權(quán)利要求表達的技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題；進一步在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上分析發(fā)明的必要技術(shù)特征和附加技術(shù)特征；將必要技術(shù)有機地整合至獨立權(quán)利要求中。

該權(quán)利要求撰寫的另一個缺陷在于：沒有對權(quán)利要求進行整體規(guī)劃，沒有用從屬權(quán)利要求來分散記載附加技術(shù)特征。一旦獨立權(quán)利要求被宣告無效，則沒有任何修改權(quán)利要求書的余地，導致專利權(quán)人的利益喪失。

實例二軟件執(zhí)照檢驗系統(tǒng)

申請?zhí)枮?1101580的專利申請文件有5個獨立權(quán)利要求，其中第一獨立權(quán)利要求如下所述：

1．一種軟件執(zhí)照檢驗系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括：
——應(yīng)用軟件，該應(yīng)用軟件包括一亂碼檢驗?zāi)K；
——亂碼產(chǎn)生電路。

該獨立權(quán)利要求的缺陷在于缺少必要技術(shù)特征，導致不能清楚地記載其要求保護的專利范圍。其給申請人帶來的損失在于：在審查階段，極有可能遭到審查員依據(jù)專利法實施細則第20條發(fā)出的審查意見，不必要地造成審批周期的延長；即使經(jīng)過審查被授予專利權(quán)，表面上獲得較大的保護范圍，但是一旦面臨競爭對手提起的無效請求，被無效的幾率是極大的，專利權(quán)人并不能從中獲得利益。

造成這種缺陷的原因可能在于：專利制度的正常運行需要專利申請文件的支持，其中說明書用來公開發(fā)明創(chuàng)造，而權(quán)利要求書主要是用來確定專利保護范圍的。因此，在專利申請授權(quán)過程中，專利申請人為獲得更大的保護范圍，在權(quán)利要求書中，尤其是獨立權(quán)利要求中，單純地思考盡可能地少記載技術(shù)特征，從而導致獨立權(quán)利要求無法清楚地記載要求保護的專利范圍或者獨立權(quán)利要求記載的技術(shù)方案無法解決發(fā)明內(nèi)容部分記載的技術(shù)問題，導致在后續(xù)的審查過程中，審查員就此發(fā)出審查意見，而無謂地耽誤審批進程，延緩授權(quán)的時間；或者導致在無效的階段中喪失專利權(quán)，影響申請人的利益。

當然，造成這種缺陷的原因也有可能在于：代理人缺少專業(yè)知識或者對專利法規(guī)理解不夠，對于各類權(quán)利要求的技術(shù)特征的把握不準。通常，對于如上述實例的產(chǎn)品權(quán)利要求，至少需要說明其包含的元件以及元件之間的連接關(guān)系，而上述實例就缺少元件之間的關(guān)系，導致根據(jù)獨立權(quán)利要求無法清楚地認定軟件執(zhí)照檢驗系統(tǒng)的保護范圍。我們知道，連接關(guān)系對于整個技術(shù)方案的撰寫是很重要的，有時甚至是必不可少的。這是因為同樣的元件，當他們之間的連接關(guān)系發(fā)生變化后，將導致整個產(chǎn)品的變化，如兩個電阻之間既可以并聯(lián)連接也可以串聯(lián)連接。但是實際情況是不少代理人恰恰缺少對連接關(guān)系的重要性的認識，令人遺憾地撰寫出質(zhì)量不高的權(quán)利要求書。當然，所述連接關(guān)系可以采用多種方式來進行描述，如電氣或機械連接，還可以從元件之間相互的功能作用關(guān)系或者信號數(shù)據(jù)的傳輸和處理等角度進行描述。

此外，在現(xiàn)實生活中，采用全面覆蓋原則來判定侵權(quán)成立的情況并不多，即完全相同地模仿他人專利產(chǎn)品或者照搬他人專利方法的專利侵權(quán)行為并不多見。大多數(shù)侵權(quán)人為規(guī)避專利的保護范圍，逃避法律責任，一般要對他人的專利產(chǎn)品或者專利方法以及專利文件加以研究，對權(quán)利要求中的某些技術(shù)特征，加以簡單的替換或者變換。如果在撰寫權(quán)利要求時考慮到可能出現(xiàn)的侵權(quán)糾紛，盡可能地在發(fā)明人提供的實施例的基礎(chǔ)上，尋找替代方案，從而在獨立權(quán)利要求中做出恰當?shù)母爬ㄐ韵薅ǎ瑢⒂欣跍p少今后的專利糾紛處理的難度。通常的概括方式有上位概括、并列選擇、功能限定等。但是，經(jīng)常有申請人采用概括性限定隨意地擴大專利保護范圍，如實例三所示。

實例三計算機軟件的保密裝置

申請?zhí)枮?6104856的專利申請文件具有1個獨立權(quán)利要求，8個叢書權(quán)利要求。其中獨立權(quán)利要求如下所述：

1．一種計算機軟件的保密裝置，其特征在于通過硬件來為軟件實施保密。
該獨立權(quán)利要求要求保護的專利范圍可以是足夠大了，從表面上看好像申請人的利益得到了充分的體現(xiàn)，但是其缺陷就在于采用概括性限定隨意地擴大專利保護范圍，應(yīng)對專利無效的能力不足。

這是由于申請人為獲得更大的保護范圍，使用了寬范圍的上位概念，即硬件來對具體實施例中提到的具體的電路進行上位概括，其導致的結(jié)果就是：只要在現(xiàn)有技術(shù)中找到一個通過其他的硬件方式來實施軟件保密的例子，獨立權(quán)利要求就可以被宣告無效。

獨立權(quán)利要求的另一個缺陷在于：權(quán)利要求中并沒有記載與實施保密有關(guān)的技術(shù)特征，而是用純功能性的語言來限定保密裝置：為軟件實施保密。

審查指南規(guī)定：通常，對產(chǎn)品權(quán)利要求來說，應(yīng)當盡量避免使用功能或者效果特征來限定發(fā)明。只有在某一技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征來限定，或者技術(shù)特征用結(jié)構(gòu)特征限定不如用功能或效果特征來限定更為清楚，而且該功能或者效果能通過說明書中充分規(guī)定的實驗或者操作直接和肯定地驗證的情況下，使用功能或者效果特征來限定發(fā)明才是允許的。但是，不得利用功能或者效果特征任意擴大權(quán)利要求的保護范圍，以免造成權(quán)利要求的保護范圍不合理。尤其不允許出現(xiàn)純功能性的權(quán)利要求。

因此，上述實例中，由于采用純功能性的描述，獨立權(quán)利要求的有效性是無法得到保證的。

退一步講，即使純功能性的限定能夠被授權(quán)，過于隨意的上位概括也有可能引發(fā)另一類可能導致專利無效的隱患。這是因為審查指南明確規(guī)定：對于權(quán)利要求中的功能性特征，應(yīng)當理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實施方式。所以，只要在過寬的范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)一個現(xiàn)有技術(shù)的例子，其結(jié)果就是專利無效，對申請人并沒有好處。

總之，撰寫失誤的權(quán)利要求書經(jīng)常給申請人造成各種損失，有時得損失甚至是難以挽回的，如被輕易地回避或者在發(fā)生專利侵權(quán)糾紛難以起到有效遏制競爭對手的作用、或者不必要地延長審批期限、或者造成專利被無效。因此，在撰寫申請文件，特別是權(quán)利要求時應(yīng)充分考慮到保護力度、審查階段的應(yīng)對、可能出現(xiàn)的無效階段和訴訟階段的應(yīng)對等各種情況，盡可能為申請人爭取合理的、最大化的保護范圍。

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