文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 馬驍

　　摘要：對于實質(zhì)審查階段創(chuàng)造性審查意見的答復(fù)，推薦理清技術(shù)，發(fā)現(xiàn)審查意見中的事實認定、推理邏輯、特征對應(yīng)關(guān)系，從技術(shù)角度質(zhì)疑、反駁審查意見或修改權(quán)利要求，進而論證權(quán)利要求具備創(chuàng)造性。

　　關(guān)鍵詞：創(chuàng)造性，權(quán)利要求，技術(shù)，公知常識，容易想到

　　一、引言

　　專利法第22條第1款規(guī)定：授予專利權(quán)的發(fā)明和實用新型，應(yīng)當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。專利法第22條第3款規(guī)定：創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步。專利法實施細則第53條第1款第3項規(guī)定了申請不符合專利法第22條是發(fā)明專利申請經(jīng)實質(zhì)審查應(yīng)當予以駁回的情形之一。專利法實施細則第65條第2款規(guī)定了被授予專利的發(fā)明創(chuàng)造不符合專利法第22條是無效宣告請求的理由之一。可見，發(fā)明專利申請的權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性可導(dǎo)致最終申請被駁回；發(fā)明專利的權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性可導(dǎo)致該權(quán)利要求被無效。發(fā)明專利申請具備創(chuàng)造性是授權(quán)的必要條件；發(fā)明專利具備創(chuàng)造性是維持其有效性的必要條件。

　　因此，在發(fā)明專利申請的實質(zhì)審查階段、復(fù)審階段，發(fā)明專利的無效階段，權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性是常見的爭論焦點。

　　本文結(jié)合一個案例就實質(zhì)審查階段創(chuàng)造性審查意見應(yīng)對策略作一些分析和討論，希望能對發(fā)明專利申請的撰寫、實質(zhì)審查階段創(chuàng)造性審查意見的答復(fù)提供一些參考。

　　二、案情介紹

　　該案例（下稱本申請）為一件進入中國國家階段的PCT發(fā)明專利申請，其中，該PCT公開語言為英文，申請人的國別為美國。本申請技術(shù)上涉及一種音頻數(shù)據(jù)的編碼和解碼。在實質(zhì)審查階段，審查員針對本申請發(fā)出總計三次的涉及創(chuàng)造性的審查意見通知書。最終，通過代理人的努力，在未針對創(chuàng)造性審查意見對權(quán)利要求作出修改的情況下，本申請獲得了授權(quán)。

　　本申請的第一次審查意見通知書引用了兩篇對比文件，都涉音頻數(shù)據(jù)的編碼和解碼，技術(shù)領(lǐng)域和本申請相同。在評述權(quán)利要求1的創(chuàng)造性時，審查員使用了對比文件1結(jié)合對比文件2及本領(lǐng)域公知常識。在后續(xù)的創(chuàng)造性審查意見中，審查員未增加新的對比文件。

　　三、分析與討論

　　1.關(guān)于公知常識

　　在本申請的審查歷史中，審查員明確認定了權(quán)利要求中屬于公知常識的特征。在答復(fù)審查意見時，代理人未采取以下策略：對該公知常識認定提出質(zhì)疑。采取這樣的策略的一個原因是，認定的屬于公知常識的特征并不是申請人關(guān)注的核心技術(shù)手段。可以明了，不對審查員明確認定的公知常識進行質(zhì)疑可以降低申請被駁回的風(fēng)險，相對的可以把更多的精力放在更有效、更有力量、 更有把握的爭辯方式上，從而有利于最終申請獲得授權(quán)。

　　從目前的審查實踐看，很多創(chuàng)造性案件的審查意見中，公知常識的認定并不恰當。出現(xiàn)了將發(fā)明人反復(fù)強調(diào)、聲明的解決所提出技術(shù)問題的核心技術(shù)手段當做公知常識情況，并且極少提供公知常識證據(jù)。在后續(xù)答復(fù)審查意見時如果僅僅主要爭辯公知常識，而審查意見形式上又無問題時，申請被駁回的可能性很高。鑒于這種情況，在答復(fù)創(chuàng)造性審查意見通知書時，主著力點不可放在爭辯公知常識，以避免被駁回。駁回將導(dǎo)致審查程序更長，并且復(fù)審時撤銷駁回的可能性很低。因此，在答復(fù)創(chuàng)造性審查意見時，單純爭辯區(qū)別技術(shù)特征不是公知常識是不優(yōu)選的。

　　上述現(xiàn)象也引申出一個新的結(jié)論：如果審查員在評創(chuàng)造性時，使用的是一篇對比文件結(jié)合公知常識，且將申請人認定的發(fā)明點當作公知常識，則這種審查意見相對是較難答復(fù)的。對待這樣的審查意見，通常的策略都需要以對權(quán)利要求添加特征為前提。進一步的，建議在撰寫時，構(gòu)思多個核心技術(shù)點，并且多個核心技術(shù)點之間應(yīng)該存在緊密的技術(shù)關(guān)聯(lián)。從而為在創(chuàng)造性答辯時留出多的修改選項，提高申請最終被授權(quán)的概率。

　　當然，需要明了的是，爭辯公知常識的好處在于：保證申請人的利益；如果爭辯成功，可以獲得大的保護范圍。

　　因此，要基于申請人的預(yù)期、駁回可能性確定是否爭辯公知常識。

　　2.關(guān)于技術(shù)

　　在答復(fù)本申請的審查意見通知書中，代理人采取的策略是：剖析技術(shù)，尋找審查意見中技術(shù)認定上的破綻、推理上的破綻，點明問題，積極溝通，洞悉審查員的真實觀點，使審查員認識到通知書中的分析、認定在技術(shù)上缺乏合理性。這樣的材料的優(yōu)勢是：由于技術(shù)是客觀的，富有邏輯性，這樣做更容易使審查員認識到及接受特征對比有誤、事實認定錯誤、推理不合邏輯。而且，一旦在創(chuàng)造性評述中，審查意見出現(xiàn)上述問題，審查員不能立即駁回。和公知常識質(zhì)疑相比，審查員因為無法給出在技術(shù)上合理的反駁理由，并且審查員出錯在先，所以審查員更容易接受特征對比有誤、事實認定錯誤、推理不合邏輯的質(zhì)疑，從而促使審查員產(chǎn)生授權(quán)傾向。在發(fā)現(xiàn)對比文件確實對本申請權(quán)利要求的技術(shù)方案缺乏啟示后，審查員會傾向于授權(quán)，尤其是在多次通知書之后。從這一點上講，為了獲得授權(quán)而在第一次審查意見通知書中充分答辯通常是難以湊效的，尤其是在未充分了解審查員的真實觀點的情況下。在爭辯的用詞上，推薦使用提問方式，不宜直接給出結(jié)論，斷定審查意見錯誤。

　　對于本案，在剖析技術(shù)時，具有一定的難度。因為，本申請是從英文翻譯而來，由于中西方思維習(xí)慣、表述習(xí)慣的差異，申請文件可讀性較低，理解起來存在一定的障礙。再加上存在諸多專業(yè)術(shù)語，先期花費了較多的時間理解技術(shù)。在這當中，雖然表述造成了理解障礙，但是專利申請文件也是一種技術(shù)文獻。每個申請的每個技術(shù)手段必然為了一定的技術(shù)目的而存在，并且各效果之間通常都存在因果關(guān)系。因此，基于效果、因果關(guān)系，理解技術(shù)方案是一種行之有效的手段，即使申請文件行文發(fā)生跳躍，忽略或隱藏了一些技術(shù)節(jié)點。必要時，可以采取“大膽假設(shè)，小心驗證”的方式對申請進行剖析。

　　進一步地，申請文件可讀性較低，對審查員也會產(chǎn)生理解起來存在一定的障礙的問題，尤其是在任務(wù)重、檢索噪音大的情況下。對于確實對現(xiàn)有技術(shù)有貢獻的專利申請，可讀性較低對于提高實質(zhì)審查階段授權(quán)概率是有利的。尤其是，可讀性低可以是由于表述嚴謹造成的。

　　本申請在答復(fù)審查意見通知書時，一個關(guān)鍵的爭辯點是對核心技術(shù)手段中的一個術(shù)語的含義。而本申請在撰寫時對該術(shù)語已有清楚的定義和解釋，并且權(quán)利要求也體現(xiàn)了定義。可見，在撰寫申請文件時，對于核心技術(shù)手段中的術(shù)語，給出清楚的定義和解釋是至關(guān)重要的。注意：這里將術(shù)語定義清楚是指使審查員能夠理解，而不是細分領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人員。從這一點上講，申請文件由專利代理人而非細分領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人員撰寫是非常必要的。

　　對于本申請，審查員在第一次審查意見通知書中在關(guān)于權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性的評述方面是中規(guī)中矩模式化的，其中，對于區(qū)別技術(shù)特征的論述使用了“容易想到”。對于這種表述，通常意味著：該處是答辯意見的突破口。這是因為：“容易想到”需要結(jié)合對比文件公開的內(nèi)容及本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的基于本領(lǐng)域普通技術(shù)知識的合理的簡單邏輯推理；但是通常，對比文件的教導(dǎo)會阻礙本領(lǐng)域技術(shù)人員得到區(qū)別技術(shù)特征。對于本申請，代理人通過技術(shù)剖析，就發(fā)現(xiàn)對比文件2實際上就會對得到“容易想到的區(qū)別技術(shù)”產(chǎn)生阻礙作用，或者發(fā)現(xiàn)說審查員的推理出現(xiàn)了跳躍。在答復(fù)第一次審查意見通知書時，代理人并不清楚審查員對哪個概念的理解存在問題、推理中隱含使用了哪個普通技術(shù)知識。因此對通知書中的“容易想到”提出質(zhì)疑，請求審查員給出進一步的解釋。另外，代理人還發(fā)現(xiàn)通知書中特征對比存在認定錯誤。該認定錯誤是由于審查員忽略的該特征的直接限定短語導(dǎo)致的。質(zhì)疑特征對比是答辯審查意見的又一種突破口。在論證權(quán)利要求創(chuàng)造性時，審查員不僅可能不能對權(quán)利要求的方案進行整體考慮，而且還可能在對特征對進行比時，忽視前導(dǎo)限定詞，不能對特指進行整體考慮。因此，在答辯意見中，對該特征對比從技術(shù)上進行質(zhì)疑。第二次審查意見中，雖然審查員的分析更詳細了，但還是整體上結(jié)論還是存在問題，并且無法判斷具體審查員是在哪里存在誤會，導(dǎo)致審查員認為“容易想到”，于是代理人順著審查員的思路，進一步解釋了技術(shù)，以提問方式提出了質(zhì)疑。需要指出的是，從第二次審查意見通知書可以看出，審查員并未將本申請的發(fā)明點認定為“公知常識”或“容易想到”，這對本申請最終能夠順利授權(quán)是重要的。在第三次審查意見通知書中，審查員給出了更細致的說理，并進行了舉例說明。從而在第三次審查意見中，審查員的真實觀點中的錯誤點被暴露、被明確化。針對該錯誤點，代理人有針對性的對本申請、對比文件的技術(shù)方案進行了分析，從技術(shù)原理角度指出特征對比不合理，對比文件結(jié)合后的方案和本申請完全不同，對比文件對得到本申請的方案缺乏啟示。由于通過舉例方式對權(quán)利要求的技術(shù)方案進行了易于理解且直觀的描述，審查員意識到了問題，從而認可了權(quán)利要求的創(chuàng)造性。

　　最后，需要補充說明的是，如果本案審查員用了一篇對比文件結(jié)合公知常識否定創(chuàng)造性，這種情況通常比較難處理，尤其是審查員將說明書中強調(diào)的核心技術(shù)手段認定為公知常識時。本申請能夠成功授權(quán)，一方面是由于本申請的方案確實保護對現(xiàn)有技術(shù)有貢獻的具有一定的復(fù)雜程度的核心技術(shù)手段，另一方面是由于審查員試圖用對比文件2證明本申請的核心技術(shù)手段基于現(xiàn)有技術(shù)容易得到。

　　四、結(jié)論

　　在實質(zhì)審查階段，在答復(fù)有關(guān)創(chuàng)造性審查意見的審查意見通知書時，為了保證爭辯成功、有效，推薦充分理解技術(shù)、吃透概念、把握特征間的聯(lián)系，從技術(shù)角度質(zhì)疑審查意見中的事實認定、推理邏輯、特征對應(yīng)關(guān)系。尤其是，可以基于技術(shù)原理，將特征對比、“容易想到”作為答辯意見的突破點。如有可能，應(yīng)避免就明確認定為公知常識的特征進行爭辯。對待將發(fā)明點認定為公知常識的審查意見，需要謹慎處理，防止處理不當，導(dǎo)致迅速被駁回。